新規性と進歩性の両指摘の特許拒絶理由?!対処法を大公開

新規性と進歩性の両指摘の特許拒絶理由?!対処法を大公開

ArticleNo. 0621-4

 本サイトは、これを見た方に特許出願書類の作成等を実務レベルかつ独力で行えることを目的としています。

 本サイトの管理人は弁理士として仕事をしており、システムエンジニア・中小特許事務所・大手特許事務所・大企業知財部を経験し、みなさまのお役に立てれば光栄です。

 今回は、特許拒絶理由通知において、新規性と進歩性の指摘が両方ともある場合の対処法について説明します。

 その他に、包袋禁反言などについてもお話しします。

この記事を参照して得られる効果

 

①.新規性のみが指摘された(進歩性の指摘無しの)場合の対処法が分かります。
②.進歩性が指摘された場合の対処法が分かります。

③.新規性と進歩性が両方指摘された場合の対処法が分かります。

 

包袋禁反言の原則

(1)包袋禁反言の原則の概要

 特許拒絶理由の指摘への応答で知っておくべき原則として、「包袋禁反言の原則」というものがあります。

 包袋禁反言とは信義則(民法1条2項)に由来する原則であり、特許法で例えるなら、その特許出願に関して先の主張と異なる主張を後にしてはならない、というような原則です。

 出願、権利化、権利行使、及び権利消滅までにわたって一貫した論理がとおってないと、法的安定性が揺らいでしまいますからね。

 したがって、この包袋禁反言の原則が特許拒絶理由への応答に与える影響としては、その応答で主張した論理を後々の権利化、権利行使、及び権利消滅にわたって一貫して遵守する義務が発生することが挙げられます。

(2)包袋禁反言の原則を考慮した特許拒絶理由への応答

 包袋禁反言の原則を考慮した特許拒絶理由への応答の注意としては、ただ1つ、余計なことを主張しないことです。

※コラム
 上記した、包袋禁反言の原則を考慮した特許拒絶理由への応答の注意点ですが、言うは易しですが行うは難しです。
 特許拒絶理由について、実務初心者は、これを解消するためにいろんなことを意見書で主張したくなりますし、実務に慣れた者でも、無意識に余計なことを主張していることもあります。
 また、どこまで主張すれば審査官に拒絶理由が解消したことを納得してもらえるか、という塩梅もあります。
 なお、特許拒絶理由に過不足無く応答する手段の一つとして、審査官面談等が挙げられます。
 これについてはまた別記事に起こす予定です。

 

特許出願について新規性と進歩性が指摘される請求項のパターン

 新規性と進歩性の拒絶理由が指摘される請求項のパターンとしては、下記の3パターンがあります:

(1)新規性の拒絶理由のみが指摘されている(進歩性の指摘無しの)請求項
(2)進歩性の拒絶理由のみが指摘されている請求項
(3)新規性及び進歩性の両方が指摘されている請求項

(1)新規性の拒絶理由のみが指摘されている(進歩性の指摘無しの)請求項の対処法

 上記したように、特許拒絶理由への応答では、余計なことを主張しないようにする必要があります。

 したがって、新規性の拒絶理由のみを指摘された(すなわち、進歩性の指摘無しの)場合には、この新規性の指摘のみに対して応答するようにしましょう。

 なお、当該新規性の拒絶理由のみを指摘された場合には、典型的には、当該請求項には、進歩性も無い可能性が高いです。

 したがって、新規性の拒絶理由の指摘のみならず進歩性の主張も含めて応答したくなるのですが、この進歩性の主張の部分は「余計なこと」となりますので要注意です。

 なお、新規性の拒絶理由に対する具体的な対応は、下記の記事を参照して下さい。

 

(2)進歩性の拒絶理由のみが指摘されている請求項の対処法

 進歩性の拒絶理由のみが指摘されている請求項についても、上記したように、包袋禁反言の原則に反しないよう、特許拒絶理由への応答では、余計なことを主張しないように注意します。

 なお、進歩性の拒絶理由に対する具体的な対応は、下記の記事を参照して下さい。

 

(3)新規性及び進歩性の両方が指摘されている請求項の対処法

 新規性及び進歩性の両方が指摘されている請求項の対処法としては、何のひねりもないですが、新規性及び進歩性の拒絶理由の両方に応答する、となります。

 上記したように、所定の請求項に新規性が無い場合には、典型的には、その請求項には進歩性もありませんから、この両方が同時に指摘されるパターンが多いんですね。

 新規性及び進歩性のそれぞれの拒絶理由の具体的な対処法については、上記の「※新規性の拒絶理由に関する記事」及び「※進歩性の拒絶理由に関する記事」を参照してみて下さい。

 今回はここまでです。

よろしければ!

書いてほしい記事はありますか?

 本記事を参照いただき、ありがとうございました。

 特許等に関して、書いてほしい記事等があれば、遠慮なくメールや下記のコメント入力フォームからご相談下さい。

 時間はかかるかもしれませんが、記事の作成を検討させていただきます。

ArticleNo. 0621-4

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