「新規性」の拒絶理由?!その解説と解消方法を公開その1

「新規性」の拒絶理由?!その解説と解消方法を公開その1

ArticleNo. 0621-1

 本サイトは、これを見た方に特許出願書類の作成等を実務レベルかつ独力で行えるようになることを目的としています。

 本サイトの管理人は弁理士として仕事をしており、システムエンジニア・中小特許事務所・大手特許事務所・大企業知財部を経験し、みなさまのお役に立てれば光栄です。

 今回は、拒絶理由の「新規性」について説明します。

※なお、本サイトに掲載の記事は、産業財産権法、その他の法律、審査基準、学説、及び判例等に基づいて作成されていますが、読者の理解促進及び簡易なステップでの実務遂行を目的として、詳細(枝葉)を省略していることがあります。その点をご承知おきください。

この記事を参照して得られる効果

 

①.拒絶理由における新規性の意味を理解できます。
②.拒絶理由における新規性の判断を自分でできるようになります。

 

拒絶理由における新規性判断の前の注意

 本記事は、拒絶理由における新規性に関するものですが、新規性を判断する前にチェックして欲しい事項があります。すなわち、審査官の認定の妥当性や、新規性の拒絶理由が指摘されていない請求項が無いか等の事項です。

 これらのチェック結果によっては、そもそも新規性の判断を行う必要性がなくなる可能性がありますので、是非とも、下記のチェック項目、及び別記事「拒絶理由通知を読んでもよく分からん!超簡単な分析方法を大公開」を、先に参照することを推奨します。

個別の拒絶理由に関するチェック項目
(1)「審査官による拒絶理由の認定は妥当か
(2)拒絶理由が通知されていない請求項があるか
(3)拒絶理由が通知されている請求項だが、審査官からの示唆(解決策の提案)はあるか
(4)上記(1)~(3)のいずれにも該当しない場合、又はこれらのいずれかに該当しても所望する権利範囲外となる場合には、個別に解決策を練ることが可能か

 ここでは、上記の(4)「個別に解決策を練る」を選択したものとします。

1.新規性の簡単な説明

 私たちが特許出願する場合には、そこに記載されている発明に「新規性」がなくてはいけません。

 「新規性」とは何か?ですが、一言で言いますと「特許出願に係る発明と先行(従来)技術との間に差異がある状態」を意味しています。これらに違いがあれば、新規性があるってことですね。

 特許庁審査官が、特許出願の審査を行い、本発明に対して、新規性が無いと指摘してくるときは、「本発明(の請求項の構成)と先行技術(に記載の構成)との間に差異が無いですよ」ということを指摘しているんですね。

2.新規性無き発明は特許できない

 本発明に新規性が無い場合には、本発明は特許されません。

 これは、特許法は、新たな発明の公開の代償として独占的排他権である特許権を付与します。ところが、既にに社会に知られている発明(公知技術)は、これを公開しても何ら技術の進歩に貢献せず、産業の発達に寄与することがなく、保護価値がないものとみなされ、特許されないんですね。

 その他、このような公知技術に独占的排他権を付与した場合には、第三者の自由な実施を阻害して、むしろ、技術進歩の妨げとなることも想定されています。

3.拒絶理由における新規性

 新規性を判断するには、「先行(従来)技術」という基準が必要でした。

 この「先行技術」は、「引用文献等一覧」として拒絶理由通知書に記載されています。(なお、本サイトで掲載する拒絶理由通知等は、既に公開済のものであり、私が所属した事務所や企業とは関係するものではありません。)

拒絶理由通知

 特許出願の番号  特願2014-●●●●●●
 起案日      平成●●年●●月●●日
 特許庁審査官   ●● ●●     3349 4X00
 特許出願人代理人 ●● ●●(外 3名) 様
 適用条文     第29条第1項、第29条第2項
 この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

理由

・理由1(新規性)
 この出願の下記の請求項に係る発明は、…(中略)…特許を受けることができない。
・理由2(進歩性)
 この出願の下記の請求項に係る発明は、…(中略)…特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
…(中略)…

【引用文献等一覧】

.特開2005-●●●●●●号公報
.特開2002-●●●●●●号公報(周知技術を示すために引用する文献)
…(中略)…

 

4.新規性の具体的な判断

 新規性の具体的な判断は、典型的には、請求項に記載の一又は複数の「構成」が引用文献等に記載されているか否かで判断されます(公然実施等、引用文献以外の形態で、新規性が無いと判断されることもあります)。

 これを判断するために、「請求項の構成」と「引用文献に開示された構成」とを対比した「対比表を作成することを推奨します。

 下記の請求項1の構成、並びに仮想の引用文献1及び2の構成に基づいて、対比表の具体例を下記に示しています。

※なお、下記の請求項1は、別記事「特許って具体的になんなの?知財業界初心者が戸惑う出願書類の詳細」から引用しました。

【請求項1】
 基材と、前記基材に担持されている金属粒子A及び金属粒子Bとを含み、
 前記金属粒子Aの含有量が、前記金属粒子A及び金属粒子Bの総質量に基づいて、10質量%以上30質量%以下である、
排ガス浄化触媒。

【表1】対比表

対象請求項

本願発明の構成

引用文献1に開示の構成

引用文献2に開示の構成

引用文献3に開示の構成

番号

内容

請求項1

基材

【発明を実施するための形態】に記載あり
【実施例】の実施例1等に記載あり

【発明を実施するための形態】に記載あり
【実施例】実施例1等に記載あり

【発明を実施するための形態】に記載あり
【実施例】実施例1等に記載あり

金属粒子A

同上

同上

同上

金属粒子B

記載無し

同上

同上

 

記載無し

記載無し

記載無し

金属粒子C

金属粒子Aの含有量が、金属粒子A及び金属粒子Bの総質量に基づいて、10質量%以上30質量%以下

記載無し

同上

同上

排ガス浄化触媒

【発明を実施するための形態】に記載あり
【実施例】実施例1に記載あり

同上

同上

 上記の対比表からは、引用文献1には、本発明の構成3及び構成4が記載されておらず、結果として、本発明は、引用文献1に対して新規性を有していることが分かります。

 他方、引用文献2には、本発明の構成の全てが記載されているから、本発明は、引用文献2に対して新規性を有していないことが分かります。

 なお、引用文献3には、本発明の構成に無い「金属粒子C」がさらに記載されていますが、この場合でも、典型的には、本発明に新規性が無いものとみなされます。

※新規性の考え方

 拒絶理由において、「新規性が無い」との指摘は、所定の請求項の構成が1つの引用文献(具体的には、明細書等)に全て列挙(開示)されていることを意味しています。

 しかしながら、その例外として、請求項に、「所定の構造 and 物性」や、「所定の組成 and 物性」などが記載されており、構造や組成は引用文献で開示されている一方で、物性が開示されていない場合において、審査官が、「構造(組成)を充足するから、当然にそれに関する「物性」も充足するものと推定され、新規性が無い」と指摘してくることもあります。 

 今回はここまでです。

よろしければ!

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 本記事を参照いただき、ありがとうございました。

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 時間はかかるかもしれませんが、記事の作成を検討させていただきます。

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※ただし、新規の技術内容等に関するものであって、出願を検討しているものについては、絶対に「コメント入力フォーム」に記入しないで下さい!発明の新規性を喪失してしまうことを防止するためです。

 その他、本格的な相談(依頼)等につきましては、単発ですが、格安で案件を請け負うことも考えておりますので、メールでご相談下さい。

 なお、私の状況により、お返事が遅くなることもありますので、その点ご了承下さい。

 次回、「『新規性』の拒絶理由?!その解説と解消方法を公開その2」に続きます。

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