特許権者なのに特許発明を実施できない!?弁理士が説明します

特許権者なのに特許発明を実施できない!?弁理士が説明します

ArticleNo.0911-1

 本サイトは、これを見た方に特許出願書類の作成等を実務レベルかつ独力で行えるようになることを目的としています。

 本サイトの管理人は弁理士として仕事をしており、システムエンジニア・中小特許事務所・大手特許事務所・大企業知財部を経験し、みなさまのお役に立てれば光栄です。

 今回は、特許権者であっても、特許発明を実施できない場合について説明します。

※なお、本サイトに掲載の記事は、産業財産権法、その他の法律、審査基準、学説、及び判例等に基づいて作成されていますが、読者の理解促進及び簡易なステップでの実務遂行を目的として、詳細(枝葉)を省略していることがあります。その点をご承知おきください。

この記事を参照して得られる効果

 

①.特許権の効力を理解できます。
②.特許権の権利重複について理解できます。
③.権利が重複した特許発明を実施する方法について理解できます。
③.特許権を無効化し又は縮小(訂正)させる方法を知ることができます。

 

1.本当に「独占的な権利」?

 特許法第1条では、特許制度の目的として「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」と規定されており、かつその説明として「…新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し…」と記載されています。

 特許出願し、特許庁での審査官の審査をパスし、やっとの思いで取得した特許権。

 「特許権を取得できた!これで自由に特許発明を実施できる!」と思ったそこのあなた、その考えは危険です。

 結論から言いますと、自身(自社)が取得した特許権の権利範囲に、他者(他社)の特許権の権利範囲が重複している可能性があるのです。

 してみると、権利範囲が重複している部分において、自身(自社)の特許発明を業として実施した場合には、他者(他社)の権利範囲を侵害し、他者(他社)から訴えられる可能性があることになります。したがって、自身(自社)は特許権者にもかかわらず特許発明を実施できないこととなるのです

 なお、これは、他者(他社)にとっても同様であり、他者(他社)も権利重複部分において、特許発明を業として実施することはできません。

【図1】権利範囲重複

0911-1_図1

2.特許権の効力

 上記したように、特許権は「独占的な権利」と説明されてはいますが、特許権の効力は「独占的な実施」を保証するものでなく、単なる他者排他の効力と考えるのが妥当です。

 また、特許権者は、第三者に実施権(専用実施権及び許諾通常実施権)を設定することができますが、この実施権はこれを設定した特許権者から訴えられない権利(例外あり)に過ぎず、上記と同様、「独占的な実施」を保証するものではありません

3.権利重複が生じる理由

 権利重複が生じる理由は、典型的には、改良発明等が特許されるためです。

 これを、下記の表1及び図2を用いて説明します。

【表1】特許権の重複関係

 

特許権1

特許権2

特許権3

特許権4

請求項

・化合物A
を含む組成物

・化合物A
化合物B
を含む組成物

・化合物A
化合物AがX質量%
を含む組成物

・化合物A
を含む洗剤

種類

発明
(上位発明)

改良発明
(下位発明)

数値限定発明

用途発明

 ※表1中、「組成物」は上位概念、「洗剤」は「組成物」の下位概念としています。

【図2】特許権の重複関係

0911-1_図2

 上記の図2では、表1中の特許権1~4の権利関係を示しています。

 表1中にあるように、特許権1(先行技術)があるとしても、先行技術の改良や、その用途の新たな発見によって、改良発明(特許権2)、数値限定発明(特許権3)や、用途発明(特許権4)が、特許法では特許権として認められる余地があり、これによって、特許権の重複関係が生じます。

 なお、参考までに、図2中の①~④の構成を下記に示しています:

【表2】特許権の重複関係

重複部分①

重複部分②

重複部分③

重複部分④

・化合物A
化合物B
化合物AがX質量%
を含む組成物

・化合物A
化合物B
を含む洗剤

・化合物A
化合物AがX質量%
を含む洗剤

・化合物A
化合物B
化合物AがX質量%
を含む洗剤

 

4.権利重複部分の実施方法

 ここまで、権利が重複する場合があることや、権利重複部分の実施が困難であることを説明してきました。

 次に、権利重複部分に含まれる特許発明の実施を実現するためにはどうすればよいかを検討します。

(1)権利調査

 まずは、権利調査を実施します。権利調査では、実施予定の特許発明の構成要素、及びそれらの組み合わせに関する特許権の検索を実施します。

 例えば、上記の表2の「重複部分②」を実施しようとする場合には、図2中から、特許権1、2、及び4が存在してこれらが重複していることを調査で見つけます。

※例えば、特許権2の特許権者であれば、特許権1及び4を見出す必要がありますし、特許権を有さない第三者であれば、特許権1、2、及び4の全てを見出す必要があるでしょう。

(2)特許権存続の調査

 上記の権利調査で特許権が見出されたら、次にそれらの特許権が存続しているかを調査しましょう。特許権を維持するためには、それを取得した後に特許庁に年金を納めなければなりません。その年金納付の有無を調査すること、及び特許権の存続期間の調査により、特許権の維持の有無を調べます。

 所定の特許権が存続していないと判明すれば、その特許権に基づく権利行使を受けることはありません。

※例えば、特許権2の特許権者であれば、特許権1が存続していないことを確認できれば、特許権4のみについて検討すればよいでしょう。

(3)自身(自社)の特許発明の実施時期の検討

 自身(自社)の特許発明の実施時期を検討しましょう。

 仮に、懸案の特許権の存続期間(出願から20年の満期)の経過後に、特許技術を実施する予定であれば、懸案の特許権から権利行使を受けることはありません。

(4)設計変更

 設計変更が可能であれば、実施予定の特許技術が、懸案の特許権の権利範囲に含まれないように、設計変更を行いましょう。

※例えば、特許権2の特許権者であれば、特許権1が存続していないことを確認できれば、特許権4の権利範囲外で設計変更できないかを検討しましょう。

(5)異議申立

(5-1)異議理由の検討

 特許掲載公報の発行の日から6ヶ月以内であれば、異議申立が可能です。

 具体的には、先行技術文献等に基づく新規性・進歩性違反、サポート要件違反、実施可能要件違反、明確性要件違反等が懸案の特許権に見込まれる場合には、これらを理由として異議申立を行うことを検討しましょう(特許法第113条等)。

(5-2)訂正方向の検討

 当該特許権の特許権者が、異議申立て審理中に訂正の請求を行うことがあります。

 その訂正の方向性も考えて、訂正後の特許権が、実施予定の特許技術を含むものであるか否かを検討しましょう。

(6)無効審判

(6-1)無効理由の検討

 設計変更等を検討してもなお、懸案の特許権を回避できない場合には、懸案の特許権の無効理由を検討しましょう。

 先行技術文献等に基づく新規性・進歩性違反、サポート要件違反、実施可能要件違反、明確性要件違反等の無効理由が見込まれる場合には、無効審判を請求したうえで、懸案の特許権を無効化しましょう(特許法第123条)。

(6-2)訂正方向の検討

 懸案の特許権の無効化が困難であっても、当該特許権の特許権者が、無効審判中に訂正の請求を行うことがあります。

 その訂正の方向性も考えて、訂正後の特許権が、実施予定の特許技術を含むものであるか否かを検討しましょう。

(7)実施権又はクロスライセンスの提案

(7-1)実施権

 懸案の特許権の存続期間内に、どうしても特許発明を実施せねばならない場合には、懸案の特許権の特許権者に実施権(専用実施権、許諾通常実施権)の設定を持ちかけましょう。実施料相当額等の対価を支払うことにより、特許発明を実施できる可能性があります(特許法第77条及び78条)。

 また、この特許発明の実施が、公共の利益のため特に必要であるときは、懸案の特許権の特許権者等に実施権(裁定通常実施権)の許諾について協議を求めることができます(特許法第93条)。

 さらに、懸案の特許権の特許出願前から、特許発明に関する事業、又はその事業の準備をしていた場合には、事業設備の保護の観点から、先使用権(法定通常実施権)が成立する可能性があります(特許法第79条)。

 その他にも、懸案の特許権の特許発明が長年にわたって不実施である場合には、他者(他社)に通常実施権の設定の裁定を請求できる等の制度もあります(特許法第83条)。

(7-2)クロスライセンス

 懸案の特許権の存続期間内に、どうしても特許発明を実施せねばならず、かつ自身(自社)がその特許発明の特許権者である場合を想定します。

 このように権利が重複した特許発明については、一方が他方に実施権設定に関する協議を求めることが可能であり、この協議が不調である場合には、さらに、特許庁長官に裁定の請求を行うことが可能です(特許法第72条、92条)。

(8)実施取りやめ

 上記の(1)~(7)の手段を検討してもなお、懸案の特許権が存在し、さらに、実施予定の特許技術が、当該特許権の権利範囲内に含まれる場合には、実施の取りやめを検討しましょう。

5.まとめ

 特許権者でも特許発明を実施できないパターンをご理解いただけたと思います。

 そしてその原因は、改良発明等の権利化によるものでありました。

 さらに、権利が重複した部分における特許発明であっても実施する方法も示しましたので、是非ともご活用いただければと思います。 

 今回はここまでです。

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