「進歩性」の拒絶理由?!その解説と解消方法を公開その1

「進歩性」の拒絶理由?!その解説と解消方法を公開その1

ArticleNo. 0622-1

 本サイトは、これを見た方に特許出願書類の作成等を実務レベルかつ独力で行えるようになることを目的としています。

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 今回は、拒絶理由の「進歩性」の概要について説明します。

 より詳細な対応方法を知りたい場合には、下記の記事も参照して下さい。

・「進歩性の特許拒絶理由?!指摘は2パターンを知れば十分!

・「進歩性の特許拒絶理由?!超簡単な対処法3パターン!

この記事を参照して得られる効果

①.進歩性を主張する方法を理解し、さらにそれを使用できるようになります。

拒絶理由における進歩性判断の前の注意

 本記事は、拒絶理由における進歩性に関するものですが、進歩性を判断する前にチェックして欲しい事項があります。すなわち、審査官の認定の妥当性や、進歩性の拒絶理由が指摘されていない請求項が無いか等の事項です。

 これらのチェック結果によっては、そもそも進歩性の判断を行う必要性がなくなる可能性がありますので、是非とも、下記のチェック項目、及び別記事「拒絶理由通知を読んでもよく分からん!超簡単な分析方法を大公開」を、先に参照することを推奨します。

個別の拒絶理由に関するチェック項目
(1)審査官による拒絶理由の認定は妥当か
(2)拒絶理由が通知されていない請求項があるか
(3)拒絶理由が通知されている請求項だが、審査官からの示唆(解決策の提案)はあるか
(4)上記(1)~(3)のいずれにも該当しない場合、又はこれらのいずれかに該当しても所望する権利範囲外となる場合には、個別に解決策を練ることが可能か

 ここでは、上記の(4)「個別に解決策を練る」を選択したものとします。

進歩性の定義

 私たちが特許出願する場合には、そこに記載されている発明に「進歩性」がなくてはいけません。

 「進歩性」とは何か?ですが、条文では下記のように記載されています。

特許法第29条第2項
「許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

 上記条文は、特許を受けることができない発明についての説明ですから、換言すると、「容易に発明をすることができた」とは言えないときに、当該発明は特許を受けることができる、と読むことができ、これが進歩性の要件なんですね。

 と言っても、このままでは「ふーん…で、どういうこと?」となってしまうので、下記で、発明が進歩性を有していることの具体的な判断方法について示します。

進歩性の具体的な判断方法:審査基準

 発明が進歩性を有しているか否かの具体的な判断は、典型的には、特許庁が作成した「特許・実用新案審査基準」に沿って行います。

 この審査基準における進歩性に関する記載の一部を下記に示します:

特許法第29条第2項
「審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、以下の(1)から(4)までの手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。
 審査官は、独立した二以上の引用発明を組み合わせて主引用発明としてはならない。
 審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、進歩性の有無を判断する。
(1) 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(3.1参照)に係る諸事情に基づき、他の引用発明(以下この章において「副引用発明」という。)を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。
(2) 上記(1)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。
(3) 上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素(3.2参照)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。
(4) 上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。
 上記(3)に基づき、論理付けができたと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。
0622-1_図1_論理付けのための主な要素
 上記(2)の手順に関し、例えば、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明がなく、相違点が設計変更等でもない場合は、論理付けはできなかったことになる。
 他方、上記(4)後段の手順に関し、例えば、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり、かつ、主引用発明に副引用発明を適用する動機付け(論理付けのための一要素。上図を参照。)があり、進歩性が肯定される方向に働く事情がない場合は、論理付けができたことになる。」

 

進歩性の具体的な判断方法:実務

 さて、上記に特許庁が作成した進歩性の審査基準の一部を掲載しましたが、これを理解できたとしても、応用するのは簡単ではありません。

 したがいまして、実務において、発明が進歩性を有しているか否かを判断する方法を、下記に示します。

(1)主引用発明と副引用発明

 進歩性の拒絶理由を指摘された場合に、最初に確認するのは審査官の指摘の妥当性です。

 そこで、主引用発明と副引用発明の認定が妥当か判断するのですが、これらの用語の意味について、まずは説明します。

 上記の審査基準にあるように、審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選び、これを主引用発明として認定します。

 また、請求項に係る発明(以下、「本発明」)に進歩性違反が指摘されている場合には、典型的には、本発明には新規性が認められており、本発明と主引用発明との間には、構成要件における相違点が存在しています。

 審査官は、この相違点となる構成要件(副引用発明)を、①「当業者であれば本発明の出願時の技術常識に基づいて設計変更等できる」とか、②「当業者であれば副引用文献中の引用発明(構成要件)と、主引用発明とを容易に組み合わせて、本発明に想到できる」などと指摘して、本発明の進歩性を否定してきます。

 なお、これらは、上図の「進歩性が否定される方向に働く要素」にも列挙されていますね。 

※「構成要件」については、記事「『新規性』の拒絶理由?!その解説と解消方法を公開その3」を参照して下さい。

(2)審査官の指摘に対する応答方法

 審査官は、上図の「進歩性が否定される方向に働く要素」に基づいて、本発明の進歩性を否定してきています。

 したがいまして、本発明が進歩性を有することを示すには、上図の「進歩性が肯定される方向に働く要素」に基づいて、①主引用発明と副引用発明とを組み合わせることができないとする阻害要件を主張するか、②当業者でも予測し得ない有利な効果を主張することが挙げられます。

 一般的に、上記の①の阻害要件に基づく主張は、認められないことが多いです。また、審査官の主張を阻害要件により否定したとしても、別のロジックを組まれて、再び進歩性違反を指摘される可能性もがあるため、①に加えて、②の有利な効果を併せて主張することが好ましいです。

(3)他の補正案

 なお、権利を取得しようとする請求項において、上記の「進歩性が肯定される方向に働く要素」を考慮しても進歩性が確保できないと考えられる場合には、別の補正案を検討し、その補正案に基づいて、進歩性を主張できないか検討する、という手順を繰り返します。

 より詳細な対応方法を知りたい場合には、下記の記事も参照して下さい。

・「進歩性の特許拒絶理由?!指摘は2パターンを知れば十分!

・「進歩性の特許拒絶理由?!超簡単な対処法3パターン!

 今回はここまでです。

よろしければ!

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 本記事を参照いただき、ありがとうございました。

 特許等に関して、書いてほしい記事等があれば、遠慮なくメールや下記のコメント入力フォームからご相談下さい。

 時間はかかるかもしれませんが、記事の作成を検討させていただきます。

(2)ご質問・ご相談・ご依頼

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